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Utilisation d’une marque protégée dans le cadre d’une campagne AdWords : TGI Bordeaux 15 janvier 2013

dans Brevets et Marques / 1 Commentaire

Tribunal de grande instance de Bordeaux 1ère chambre civile Jugement du 15 janvier 2013

« Erco & Gener / Sphinx Connect France »

Depuis sa mise en place, le système de référencement payant AdWords créé par Google n’a eu de cesse d’alimenter les tribunaux. On ne compte plus en effet les affaires impliquant titulaire de marque (avec en chef de file Vuitton), annonceur présumé contrefacteur et le moteur de recherche californien.

Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, tant en France que dans les autres États européens, la CJUE par ses trois arrêts Google du 23 mars 2010[1] et son arrêt Interflora du 22 septembre 2011[2] a affirmé une position claire, stabilisant ainsi toutes les jurisprudences européennes. La récente décision Auto IES[3] avait ainsi confirmé l’adoption de la position européenne par les juridictions françaises et c’est dans cette lignée que se place le jugement rendu par le TGI de Bordeaux le 15 février 2013[4].

1) La position européenne 

Avant de s’intéresser au cas de l’espèce, il convient de revenir (brièvement) sur la jurisprudence européenne en matière de référencement payant et de droit de marque.

La jurisprudence du 23 mars 2010 a tranché de façon définitive la question de la contrefaçon par le moteur de recherche. Celui-ci n’utilisant pas la marque protégée dans le cadre de sa propre communication commerciale, il n’y avait pas usage pour des produits ou services et donc il ne pouvait être considéré comme contrefacteur (conformément à la jurisprudence Arsenal du 12 juillet 2002 prévoyant 4 conditions pour caractériser la contrefaçon : un usage non autorisé, dans la vie des affaires, pour des produits ou services, susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque).

La situation de l’annonceur est elle bien plus complexe. Loin d’écarter ou d’affirmer la qualification de contrefaçon lors de l’utilisation d’une marque protégée sans autorisation à titre de mot clé dans le cadre d’un référencement payant, la Cour de Justice a indiqué les éléments à apprécier au cas par cas par les juridictions nationales. Pour être plus précis, en réalité ce n’est que l’atteinte aux fonctions de la marque qui va intéresser les juges, les conditions d’usage non autorisé, dans la vie des affaires et pour des produits ou services pouvant aisément être démontrées.

L’analyse des fonctions de publicité et d’investissement n’a que peu d’utilité pour l’espèce qui sera envisagée, en revanche la fonction dite essentielle de garantie d’origine est centrale. La Cour de Justice a affirmé dans ses arrêts Google qu’il y avait atteinte à la fonction d’origine lorsque :

  • l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés proviennent du titulaire de la marque (ou d’une entreprise économiquement liée) ;
  • l’annonce ne suggère pas directement un lien économique mais reste tellement vague sur l’origine des produits que l’internaute ne peut pas savoir si l’annonceur est le titulaire de la marque ou un tiers.

Globalement, il y avait donc atteinte à la fonction d’origine, et donc contrefaçon, dès lors que le tiers non autorisé ne rédigeait pas l’annonce en termes suffisamment clairs, de sorte que l’internaute ne pouvait pas ignorer qu’aucun lien ne l’unissait au titulaire de la marque. Néanmoins, le manque de précision sur ces éléments a pu conduire les juridictions françaises à adopter des décisions contraires.

Ainsi, la jurisprudence Interflora a permis à la Cour de Justice de réaffirmer sa position antérieure tout en  revenant plus exactement sur certains points. C’est ainsi qu’il est désormais admis que l’utilisation d’une marque protégée, sans autorisation du titulaire légitime, dans le cadre du système AdWords ne sera pas en elle-même constitutive de contrefaçon. Il n’y aura atteinte à la fonction d’origine de la marque que lorsque l’annonce, c’est à dire les quelques lignes qui apparaissent en dessous du lien commercial, va mentionner directement le signe. La présence de la marque dans le texte de promotion va de fait générer un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourra alors envisager l’existence d’un lien économique entre le titulaire de la marque et l’annonceur. En revanche, lorsque le signe n’est pas présent dans l’annonce, la contrefaçon ne sera pas caractérisée.

Faisant application de cette jurisprudence, la Cour de cassation avait, par un arrêt du 25 septembre 2012 considéré que la société Auto IES n’était pas victime de contrefaçon dès lors que les liens commerciaux litigieux ne mentionnaient pas directement le signe protégé et que l’annonce était suffisamment claire pour que l’internaute « normalement informé et raisonnablement attentif » n’établisse pas de lien entre le titulaire de la marque et l’annonceur. La Cour de cassation a consacré de façon certaine la volonté de se conformer à la jurisprudence européenne en matière de référencement payant, et le jugement du 15 janvier 2013 se place directement dans leur sillage.

2) TGI Bordeaux 15 janvier 2013 « Erco & Gener / Sphinx Connect France »

Les faits de l’espèce sont classiques mais le jugement offre une appréciation claire de l’atteinte à la fonction d’origine dans le cadre d’une campagne AdWords.

La société Erco&Gener est titulaire des marques françaises et communautaire « GenPro » et « erco&gener », régulièrement déposées et enregistrées en 2007 et 2009. Après avoir fait constater par huissier le 21 octobre 2010, l’utilisation de ses marques par la société Sphinx Connect France via le service de référencement payant AdWords, le titulaire a assigné l’annonceur devant le juge des référés du TGI de Bordeaux. Après la suppression des liens litigieux par l’annonceur, le titulaire du droit de marque l’a assigné au fond devant le TGI de Bordeaux afin de voire constater l’existence d’une contrefaçon ainsi que des actes de publicités mensongères et trompeuses de la part de l’annonceur.

Après avoir rappelé les jurisprudences applicables à l’espèce (Google et Interflora précédemment citées), et admis le caractère renommé des marques litigieuses, le jugement cherche à établir la situation de concurrence existant entre l’annonceur et le titulaire de la marque. C’est ainsi que les juges relèvent que si la société n’exerce pas son activité essentiellement dans le même domaine, la vente des modems ne constituant qu’1% du chiffre d’affaire annuel, un contrat de distribution entre l’entreprise titulaire et l’annonceur avait été envisagé, ce qui démontre une situation de concurrence. De plus, il semble logique que l’utilisation d’une marque à titre de mot clé ne présente un intérêt que si l’annonceur est un concurrent. Enfin, la situation de concurrence est renforcée par l’affirmation faite par l’annonceur lui-même de se présenter comme une alternative aux services proposés par le titulaire du signe.

Enfin, pour apprécier la contrefaçon, le tribunal de Bordeaux examine chacune des deux marques séparément :

  • concernant la marque « GenPro » :

Le lien commercial en réponse à la requête de l’internaute est rédigé comme tel :

« GenPro SphinxFrance.fr/Routeur_Cellulaire Retrouvez Tt Une Gamme de Routeurs Modem 3 G GPRS Réservée aux Pro »

Dans cette annonce, la marque « GenPro » apparaît directement dans l’annonce ce qui conduit les juges à considérer que le comportement de l’annonceur qui utilise la marque sans autorisation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire à l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire légitime. Ces éléments caractérisent l’atteinte à la fonction d’origine de la marque et permettent donc de sanctionner la contrefaçon au titre de l’article L 713-2 du CPI.

Par ailleurs, l’’annonceur a cherché à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que le moteur de recherche était à l’initiative de l’annonce, mais le tribunal a rejeté cette possibilité en relevant notamment que l’annonceur a seul la maitrise du titre et de la rédaction du contenu de l’annonce. L’argumentation de l’annonceur peut néanmoins faire écho aux actions en responsabilité fondées sur l’article 6 de la LCEN présentes dans les arrêts Google. La Cour de Justice avait à l’époque renvoyé l’appréciation du régime de responsabilité applicable au moteur de recherche aux juges nationaux, tout en démontrant cependant un léger penchant pour la qualification d’hébergeur (et donc une responsabilité limitée).

  • concernant la marque « erco&gener » :

Le lien commercial en réponse à la requête de l’internaute est rédigé comme tel :

« Routeur Cellulaire SphinxFrance.fr/Routeur_Cellulaire Retrouvez Tt Une Gamme de Routeurs Modem 3 G GPRS Réservée aux Pro »

L’annonce ne mentionne pas directement la marque, dès lors, il n’y a aucune ambiguïté possible. En effet, l’absence du signe dans le texte présenté aux internautes conduit à écarter tout risque de confusion et donc toute contrefaçon. Cette constatation est renforcée par le caractère très spécialisé du public visé, ce qui amène les juges à considérer que l’emploi de la marque d’autrui à titre de mot clé n’est ici qu’un facteur d’une concurrence saine et loyale entre les acteurs du marché.

Le raisonnement du tribunal conduit à condamner l’annonceur pour contrefaçon de la marque « GenPro » mais à écarter le grief pour la seconde marque. L’intérêt majeur de cette décision réside dans l’illustration claire de l’atteinte à la fonction d’origine dans le système AdWords. C’est par une appréciation in concreto de l’utilisation de chacune des marques en cause, que les juges vont dans un cas retenir l’atteinte à la fonction essentielle et dans l’autre la rejeter. Ce jugement se place dans la parfaite lignée des jurisprudences européennes et françaises en matière d’utilisation de la marque d’autrui dans un système de référencement payant et confirme que les positions de la Cour de Justice ont bien été adoptées et comprises par les juges du fond. Aussi, même si le système AdWords est (encore et) toujours source de litiges, il semble néanmoins que les conditions d’utilisation de la marque d’un tiers soient aujourd’hui suffisamment claires pour permettre aux annonceurs de ne pas être sanctionnés, laissant ainsi les titulaires de marques sans aucune action possible.

Isabelle NODET


[1] CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes, C-236/08 « Google France et Google Inc. / Louis Vuitton Malletier » ; C-237/08, « Google France / Viaticum et Luteciel » ; C-238/08, « Google France / Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH), Pierre-Alexis Thonet, Bruno Rabouin et Tiger SARL »

[2] CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, « Interflora Inc. et Interflora British Unit / Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd »

[3] Cass. Com., 25 sept. 2012, « Auto IES / Google et autres », n° 11-18.110

[4] Disponible sur http://www.legalis.net/

By les étudiants du M2 ASSAS DMI|Website|Other Articles

  1. Svenja

    Il reste donc parfaitement possible d’enchérir la requête « Danone » par exemple tant que l’annonce ne contient pas le mot « danone » et que le texte ne laisse pas croire a l’internaute que c’est un liens vers le site officiel Danone.

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